就台灣與美國商標法的制度而言,由於所採用的基本原則不同(台灣採先申請主義;美國採先使用主義),因此,兩國商標法制度上也有基本差異,此外,台灣採用大陸法系(Statute Law)為主導地位,而與美國所採用之英美法系(Common Law)在本質上有所不同,因此,台美商標保護問題也有所歧異,然而,兩者商標法之立法目的皆在於保障商標權人及消費者利益,同時亦在於維護市場公平競爭秩序之功能。
由於美國商標法所採用的是先使用主義,因此,在整個註冊申請程序上亦與一般商標註冊申請程序有所不同。在申請之初,必須就商標是否在美國已有實際的使用狀態來做確認,該使用之狀態將實際影響該商標申請案之審查時間及所需之費用,且必須有實際使用之事實才能取得商標註冊,因此,此為商標申請人所必須注意且不得不知的。
實際使用(Based on use)
所謂實際使用,也就是已經在美國實際使用該商標,若申請前該商標在美國已有使用之實,於申請同時就必須於宣誓書上具體說明並提供使用證明及初次在美國使用該商標之日期,在審查期間若無任何不予註冊事由,在核准公告30天無人異議後,即可直接註冊並獲頒商標註冊證書。
企圖使用(Intend-to-Use)
所謂企圖使用,意即企圖在美國使用該商標,即,申請時並未有使用之事實,因此,在申請時以企圖使用提出申請,在審查期間若無任何不予註冊事由,在核准公告30天無人異議後,美國專利商標局(USPTO)會發出核准通知書,要求商標申請人於六個月內在美國境內使用該商標並提出使用證明及使用日期,待該使用證明提出並經美國專利商標局(USPTO)審查及認可後,才可取得商標註冊及獲頒商標註冊證書。由於美國是採使用主義,商標未經在美國境內使用,是無法取得註冊的,當然,商標申請人若未能在六個月內提出適當之使用證據,該期限尚可提出延期,每次可延六個月。
基於本國註冊證明(Based on foreign registration)
基於本國商標註冊證明,意即該商標於本國已取得註冊,於申請美國商標同時,必須提出該商標於本國已註冊之證明(英文商標註冊證書)及宣誓書,當然商標申請案所指定商品之範圍不得超出本國註冊商標所指定之範圍,雖然該商標並未在美國境內有使用之事實,僅以企圖使用提出申請,但基於本國註冊證明,相對該商標在本國已確具使用義意,因此,未來在核准後不需要再另提供使用證明即可直接獲頒商標註冊證書。
顯然,以實際使用、企圖使用或基於本國註冊證明的方式提出申請,其最大不同在於審查所需之時間及所需之費用,但都必須有實際使用該商標之事實才能取得註冊。若以實際使用或基於本國註冊證明提出,即在提出商標註冊申請之同時提出實際使用之使用證明或本國商標註冊證書,此舉可省卻提使用證明階段之審查流程及所需之費用;當然,若是以企圖使用提出該商標註冊之申請,則在商標申請案核准後,從通知申請人提出使用證明直到取得註冊證書,該階段之審查流程約需費時六至十個月,此外,另需繳納提使用證明之費用。因此,不論在審查時間上或是在所支出費用上,以實際使用或基於本國註冊證明提出申請則較為經濟及省時。
當然,由於美國是以誠信為原則,申請人也不得為了節省時間跟金錢而不實宣誓商標之使用狀態,若經查或第三人提起舉發為不實宣誓時,當然該商標權仍難逃遭撤銷之命運;此外,於商標註冊後之維護工作也是同樣不可忽視,否則,商標一旦遭淡化或因未使用都同時可能遭到撤銷。
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